III Jornada de Direito Comercial
Ministros Ruy Rosado de Aguiar Júnior e Paulo de Tarso Sanseverino
Propriedade Intelectual
Ministro Moura Ribeiro
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Não cabe a condenação do INPI em sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, quando a matéria não for de seu conhecimento prévio e não houver resistência judicial posterior.
Nas ações de nulidade, não obstante a condição de réu do INPI, ante o objetivo de anulação de ato administrativo de concessão de título por ele concedido, a controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões de agentes econômicos concorrentes, razão pela qual a manutenção da condenação, em muitos casos "representaria a estatização dos honorários, considerando indevidamente a autarquia federal como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial" (TRF2, ApelRe 0811982-28.2008.4.02.5101 , Rel. Des. Fed. André Fontes, 2ª Turma Especializada, j. 6/10/2016, d. 11/10/2016). Ressalta-se que nos casos de nulidade de desenhos industriais, o INPI, ante a disposição legal do art. 106 da LPI, defere o título sem análise de mérito, avaliando apenas questões formais, ao passo que mesmo nos casos de desenhos com posterior análise de mérito, nos casos de patentes de invenção e de modelo de utilidade, bem como de marcas, embora o INPI faça análise de mérito, com base em buscas de anterioridades pertencentes ao estado da técnica, é impossível que se tenha conhecimento pleno de tal arte prévia, sendo possível a contestação posterior dos títulos com o conhecimento de novas anterioridades impeditivas não apuradas no exame administrativo. Por tal razão, mostra-se indevida a condenação sucumbencial do INPI em ação fundada em novas provas que não eram de seu conhecimento durante o processamento administrativo, especialmente quando a autarquia não oferece resistência ao pedido judicial, de modo que condenar a Fazenda Pública nesses casos importaria em prejuízo a todos os cidadãos. No caso do desenho industrial deve ser observado o contido no artigo 106 da Lei n. 9279/96 (LPI), que limita o exame do pedido de desenho industrial aos artigos 100, 101 e 104, excluindo, a questão de mérito. O INPI está impedido em indeferir, por mérito, pedido de desenho industrial, a não ser que o requerente efetue o pedido de exame, na forma do art. 111 da LPI. Portanto, não parece razoável, que no caso de uma declaração judicial de nulidade, seja o INPI condenado em verba sucumbencial, haja vista que a Lei não lhe possibilitara outra decisão, senão a concessão do registro. No caso de ações judiciais de nulidade de modelo de utilidade e de patente tem-se que o artigo 31 da LPI estabelece a possibilidade para que terceiros apresentem subsídios ao pedido formulado. No caso de violação do artigo 8º da LPI é insuficiente o exame realizado pelo INPI, dada a amplitude dos segmentos tecnológicos e levando em conta que, para fins de novidade, basta a publicação, em qualquer parte do mundo. Assim, ao não ser apresentado subsídio ao exame, deixou o INPI de conhecer a existência de um empecilho que inviabilize o privilégio. Caso esta objeção venha a ser apresentada na esfera judicial, reconhecendo o INPI a sua pertinência e sendo esta tese acolhida pelo Poder Judiciário, parece contraditória a condenação da Autarquia em verba sucumbencial. Da mesma forma, em ação judicial de nulidade de marca, baseada em nulidade relativa, que deixou de ser apresentada na esfera administrativa. Reconhecendo o INPI a procedência do pedido, parece descabida a condenação em sucumbência.
Norma: Lei de Propriedade Industrial - Lei n. 9.279/1996
ART: 31;
Norma: Código de Processo Civil 2015 - Lei n. 13.105/2015
ART: 85;
Norma: Lei de Propriedade Industrial - Lei n. 9.279/1996
ART: 106;
ART: 111;
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