III Jornada de Direito Comercial
Ministros Ruy Rosado de Aguiar Júnior e Paulo de Tarso Sanseverino
Propriedade Intelectual
Ministro Moura Ribeiro
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A proteção jurídica ao conjunto-imagem de um produto ou serviço não se estende à funcionalidade técnica.
O conjunto imagem, termo advindo do inglês trade dress, é compreendido pela doutrina e jurisprudência brasileiras como o conjunto distintivo dos elementos que compõem a identidade visual de um produto ou serviço. No Brasil, a proteção desse conjunto imagem, quando distintivo, vem sendo realizada pela compreensão da doutrina e do Judiciário que a reprodução ou imitação desautorizada de conjunto imagem distintivo alheio poderá configurar em crime de concorrência desleal, com a aplicação do inciso III do art. 195 da Lei n. 9.279/1996 (desvio fraudulento de clientela alheia). Portanto, a reprodução indevida de conjunto imagem distintivo alheio pode ser considerada uma forma de gerar confusão ou associação indevida por parte do consumidor, levando a um desvio fraudulento de clientela, sendo reparável o prejudicado por meio da norma do art. 209 da Lei 9.279/1996. Todavia, para que o conjunto imagem de um produto ou serviço seja protegido por aplicação das normas contra a concorrência desleal, este deverá ser distintivo com uma visão do todo, pois a proteção não poderá recair sobre os elementos isolados e/ou funcionais que compõem o conjunto imagem. A funcionalidade pode advir de uma patente ou desenho industrial com prazo de proteção expirado; do fato que não haja outra alternativa de execução ou acondicionamento; de forma ou elemento que não possa ser dissociada do seu efeito técnico; ou de qualquer outra situação que o conjunto imagem se torne uma forte barreira competitiva no mercado. Por exemplo, uma forma outrora objeto de proteção de desenho industrial não poderá ser o elemento que caracterize a distintividade de uma comum imagem de uma embalagem de um produto ou mesmo uma única cor ou cor isolada, sob pena de retornar a proteção ou dar a elementos pertencentes ao domínio coletivo, portanto, ao uso da livre iniciativa. Sobre a teoria da Funcionalidade vide: - TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001), in: Brett Ira Johnson, Trade Dress Functionality: A Doctrine in Need of Clarification, Campbell Law Review, vol. 34:125, 2012, (125-152), p.129. A proteção ao conjunto-imagem no ordenamento jurídico brasileiro já é reconhecida pelo STJ. Entretanto, não há regramento legal específico do tema. A exclusão de características funcionais do escopo de exclusividade conferido ao titular do conjunto-imagem tem fundamento no princípio constitucional da livre concorrência. Em sede de direito comparado, outras jurisdições, tais como EUA e UE, também excluem essas características. Além de preservar a concorrência, a exigência de não-funcionalidade compatibiliza o sistema de proteção dos sinais distintivos - incluindo o trade dress - com o sistema de patentes e de desenhos industriais. É que a proteção dos sinais distintivos não deve ter como resultado a restrição da concorrência. Sua razão de existência é evitar confusão ou associação indevida por parte do consumidor, de modo a proteger a reputação comercial. Por sua vez, o sistema de patentes e de desenhos industriais busca incentivar a inovação por meio de exclusividade, sempre temporária, sobre o bem patenteado ou registrado. A concessão de exclusividade à característica funcional por meio da proteção ao trade-dress equivaleria a patente perpétua. Ademais, a exclusão dessas características é compatível com o artigo 209 da LPI, dispositivo usualmente utilizado pela jurisprudência para fundamentar a proteção ao trade-dress.
Norma: Lei de Propriedade Industrial - Lei n. 9.279/1996
ART: 195
INC:3;
ART: 209;
CLIENTELA.
